廣州專利注冊(cè)了解到，北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院判決的一起案件備受關(guān)注，該案是在新商標(biāo)法頒布后，首次適用該法第五十九條第三款，即未 注冊(cè)商標(biāo) 先用人適用商標(biāo)先用權(quán)抗辯取得成功的案件，因此該案的審理為進(jìn)一步規(guī)范商標(biāo)注冊(cè)秩序，遏制商標(biāo)搶注行為，在新商標(biāo)法立法框架下進(jìn)行了有益的探索和嘗試。

新商標(biāo)法自2014年5月1日正式實(shí)施，其中第五十九條第三款是我國(guó)商標(biāo)法首次確立商標(biāo)先用權(quán)規(guī)則。

成立于2008年、在北京擁有四家門店的北京尚丹尼美發(fā)中心（以下簡(jiǎn)稱尚丹尼中心），一直使用“尚·丹尼造型”門頭及指示牌，但卻突然遭到前員工家屬譚女士的起訴，要求該中心禁用“尚丹尼”字樣，并賠償各項(xiàng)損失20萬(wàn)元，原因是譚女士在同類服務(wù)注冊(cè)了“尚丹尼”文字商標(biāo)。近日，朝陽(yáng)區(qū)法院作出一審判決，認(rèn)定尚丹尼中心使用在先并已在一定范圍內(nèi)具有一定影響，其在先使用行為符合商標(biāo)法第五十九條第三款的規(guī)定，譚女士無(wú)權(quán)禁止尚丹尼中心繼續(xù)使用“尚丹尼”商標(biāo)，并據(jù)此駁回了譚女士的全部訴訟請(qǐng)求。

尚丹尼中心于2008年1月11日核準(zhǔn)成立。2011年5月、2013年3月、2013年5月該中心建外店、三里屯店、王府井店陸續(xù)開(kāi)業(yè)。尚丹尼中心的四家店面均經(jīng)營(yíng)理發(fā)業(yè)務(wù)，四家店面的門頭、路邊指示牌均使用“尚·丹尼造型”字樣。

2008年1月至今，尚丹尼中心一直通過(guò)大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)以“尚·丹尼造型”名義推廣其多家店面，并提供團(tuán)購(gòu)服務(wù)，其尚丹尼建國(guó)門店大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)累計(jì)點(diǎn)評(píng)1960次，并被標(biāo)注為五星服務(wù)。大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)上多家店面地址也以“尚·丹尼造型”作為位置指向標(biāo)。另外，尚丹尼中心還通過(guò)新浪微博進(jìn)行推廣，并購(gòu)買“微博卡企業(yè)版服務(wù)”，促進(jìn)微博粉絲到店消費(fèi)。

2010年10月至2011年2月，原告譚女士的丈夫邵先生在尚丹尼中心工作。

2012年8月16日，譚女士提出“尚丹尼” 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng) 。2014年1月，經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)譚女士在第44類服務(wù)注冊(cè)了“尚丹尼”文字商標(biāo)，該類服務(wù)包括醫(yī)療按摩、美容、理發(fā)、保健、化妝、芳香療法、動(dòng)物飼養(yǎng)、庭園設(shè)計(jì)、衛(wèi)生設(shè)備出租等，商標(biāo)注冊(cè)有效期為2014年1月14日至2024年1月13日。

之后，譚女士將尚丹尼中心訴至法院，認(rèn)為尚丹尼中心未經(jīng)其許可，擅自使用“尚丹尼”商標(biāo)，侵犯了其商標(biāo)專用權(quán)，要求判令尚丹尼中心立即停止在其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所使用“尚丹尼”字樣，銷毀帶有“尚丹尼”字樣的產(chǎn)品宣傳資料、店面招牌，停止使用“尚丹尼”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)宣傳，要求尚丹尼中心賠償經(jīng)濟(jì)損失18.5萬(wàn)元、律師費(fèi)1萬(wàn)元、公證費(fèi)5000元。

尚丹尼中心辯稱，該中心是“尚丹尼”商標(biāo)及字號(hào)的在先權(quán)利人，經(jīng)不斷推廣已經(jīng)具有良好的口碑和一定的影響力，譚女士并未實(shí)際使用注冊(cè)商標(biāo)，其系尚丹尼中心前員工邵先生的妻子，其行為屬于惡意搶注，請(qǐng)求法院駁回譚女士的訴訟請(qǐng)求。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，尚丹尼中心自2008年成立以來(lái)，一直以“尚丹尼”作為商業(yè)標(biāo)識(shí)予以使用，這種標(biāo)識(shí)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期使用已經(jīng)可以界定為商標(biāo)性使用，即已構(gòu)成未注冊(cè)商標(biāo)。尚丹尼中心盡管未進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)，但是根據(jù)其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣的事實(shí)，可以確認(rèn)其將“尚丹尼”作為商標(biāo)使用已經(jīng)在一定范圍內(nèi)具有了一定影響。雖然尚丹尼中心使用“尚丹尼”商標(biāo)的服務(wù)范圍與譚女士享有商標(biāo)專用權(quán)的涉案商標(biāo)屬于相同服務(wù)，且商標(biāo)標(biāo)識(shí)一致，但是尚丹尼中心在譚女士申請(qǐng)涉案商標(biāo)注冊(cè)前，已經(jīng)在理發(fā)服務(wù)上使用未注冊(cè)商標(biāo)“尚丹尼”多年，尚丹尼中心屬于使用在先。譚女士就其主張權(quán)利的涉案“尚丹尼”文字商標(biāo)并未實(shí)際使用。綜上，尚丹尼中心對(duì)涉案商標(biāo)的使用行為符合商標(biāo)法第五十九條第三款的規(guī)定，譚女士無(wú)權(quán)禁止尚丹尼中心在涉案使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用“尚丹尼”商標(biāo)。

同時(shí)，法院指出，尚丹尼中心對(duì)“尚丹尼”商標(biāo)的使用不得超出涉案范圍，譚女士亦可以要求尚丹尼中心在使用涉案商標(biāo)時(shí)適當(dāng)附加區(qū)別標(biāo)識(shí)以區(qū)別服務(wù)來(lái)源。

最終，朝陽(yáng)區(qū)法院一審判決駁回了譚女士的全部訴訟請(qǐng)求。

■廣州專利注冊(cè)點(diǎn)評(píng)


給“商標(biāo)投機(jī)者”一記重拳

該案是在新商標(biāo)法頒布后，首次適用該法第五十九條第三款，即未注冊(cè)商標(biāo)先用人適用商標(biāo)先用權(quán)抗辯取得成功的案件。該案的審理為進(jìn)一步規(guī)范商標(biāo)注冊(cè)秩序，遏制商標(biāo)搶注行為，在新商標(biāo)法立法框架下進(jìn)行了有益的探索和嘗試。

涉商標(biāo)先用權(quán)抗辯相關(guān)立法和司法歷程

商標(biāo)先用權(quán)抗辯又叫善意在先使用商標(biāo)的抗辯。在商標(biāo)侵權(quán)民事案件中，未注冊(cè)商標(biāo)使用者能否以在先善意使用來(lái)對(duì)抗在后相同或者近似商品或者服務(wù)上注冊(cè)的相同或者近似商標(biāo)，一直以來(lái)是司法實(shí)踐中的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題。這個(gè)問(wèn)題的核心在于對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)的邊界在哪里。尤其是近幾年來(lái)，惡意搶注他人在先使用未注冊(cè)商標(biāo)、搶注熱點(diǎn)詞匯注冊(cè)商標(biāo)、一個(gè)人坐擁上千商標(biāo)不實(shí)際使用卻待價(jià)而沽的情況日益凸顯，對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)就顯得尤為重要。

我國(guó)是商標(biāo)注冊(cè)獲權(quán)制度的國(guó)家，這在1982年商標(biāo)法頒布之初便已確立。但1982年的商標(biāo)法并未有對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)的相關(guān)條款，1993年的第一次修改增加了關(guān)于“已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局撤銷該注冊(cè)商標(biāo)”的規(guī)定，但并未明確對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)范圍，實(shí)踐中缺乏可操作性。2001年的第二次修改，對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)有了部分保護(hù)，具體體現(xiàn)在對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)的保護(hù)、禁止代理人或者代表人搶注商標(biāo)以及禁止惡意搶注有一定影響的商標(biāo)這三個(gè)條款，但上述三個(gè)條款的適用更多的是在于商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)程序或者是商標(biāo)的無(wú)效宣告程序中。

此后，隨著司法實(shí)踐的需要， 2012年最高人民法院在《關(guān)于充分發(fā)揮知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判職能作用推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)自主協(xié)調(diào)發(fā)展若干問(wèn)題的意見(jiàn)》中，提出了對(duì)于滿足一定情況對(duì)商標(biāo)先用權(quán)抗辯予以支持的意見(jiàn)，具體體現(xiàn)在明確了“注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人的注冊(cè)商標(biāo)屬于復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)、搶注被代理人或者被代表人的商標(biāo)或者以不正當(dāng)手段搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)，被訴侵權(quán)的在先商標(biāo)使用人以此為由提出抗辯的，應(yīng)當(dāng)予以支持”。意見(jiàn)雖然明確了，但在當(dāng)時(shí)的商標(biāo)法框架下，卻沒(méi)有具體的法條可以適用。至2013年商標(biāo)法的修訂，方通過(guò)第五十九條第三款明確了在商標(biāo)民事侵權(quán)案件中，對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)條件和范圍。至此，商標(biāo)先用權(quán)抗辯在商標(biāo)民事侵權(quán)案件中才有了具體可靠的依據(jù)。

對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)的適用條件

根據(jù)商標(biāo)法第五十九條第三款的規(guī)定，我國(guó)對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)不是全覆蓋的，而是有選擇的部分保護(hù)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，那就是需要滿足“標(biāo)識(shí)構(gòu)成商標(biāo)性使用+使用在先＋具有一定影響”的條件。

首先，在先的標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)屬于商標(biāo)性使用，這個(gè)條件毋庸置疑。權(quán)利人不將相關(guān)標(biāo)識(shí)作為商標(biāo)使用，比如僅僅是作為服務(wù)或者商品品質(zhì)描述性使用或者是簡(jiǎn)單的活動(dòng)稱號(hào)（尚不構(gòu)成知名服務(wù)特有名稱）的使用，相關(guān)標(biāo)識(shí)則無(wú)法起到區(qū)分商品或者服務(wù)來(lái)源的商標(biāo)核心功能，自然不能作為未注冊(cè)商標(biāo)在一定條件下享受保護(hù)。結(jié)合該案來(lái)看，尚丹尼中心自2008年成立以來(lái)，一直以“尚丹尼”作為商業(yè)標(biāo)識(shí)予以使用，因此法院認(rèn)定這種標(biāo)識(shí)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期使用已經(jīng)可以界定為商標(biāo)性使用，即已經(jīng)構(gòu)成未注冊(cè)商標(biāo)。

其次，未注冊(cè)商標(biāo)需要使用在先。根據(jù)該條款的規(guī)定，該使用在先，應(yīng)當(dāng)是在商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前已經(jīng)予以使用。該案原告是2012年申請(qǐng)注冊(cè)的涉案“尚丹尼”商標(biāo)，而尚丹尼中心于2008年開(kāi)始便已經(jīng)將“尚丹尼”作為未注冊(cè)商標(biāo)而使用。

第三，未注冊(cè)商標(biāo)的在先使用已經(jīng)具有一定影響。該條件劃定了未注冊(cè)商標(biāo)予以保護(hù)的邊界范圍，即需要通過(guò)使用有一定影響時(shí)，方能受到保護(hù)。具有一定影響情況下才予以保護(hù)的意義在于既能防止商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)在先使用人商標(biāo)聲譽(yù)的“不勞而獲”，也能防止對(duì)具有一定知名度的在先未注冊(cè)商標(biāo)叫停而造成過(guò)多的社會(huì)資源浪費(fèi)，同時(shí)也能夠提升在先未注冊(cè)商標(biāo)使用人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律意識(shí)，鼓勵(lì)其通過(guò)商標(biāo)注冊(cè)予以保護(hù)。

如何界定未 注冊(cè)商標(biāo) 在先使用具有一定影響

那么，怎樣才屬于具有一定影響？這也是目前司法實(shí)踐中的另一個(gè)難題，具體還是應(yīng)當(dāng)根據(jù)未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人提供的關(guān)于商標(biāo)在先使用的范圍、宣傳推廣程度、相關(guān)商品或者服務(wù)市場(chǎng)消費(fèi)群體的認(rèn)知程度等證據(jù)來(lái)綜合判斷，個(gè)案性比較強(qiáng)。但這里需要強(qiáng)調(diào)的，是在能夠認(rèn)定商標(biāo)注冊(cè)人具有惡意搶注的前提下，對(duì)在先未注冊(cè)商標(biāo)使用影響的舉證應(yīng)從寬把握，這對(duì)于打擊惡意搶注商標(biāo)的行為是有利且積極的。比如，很多商標(biāo)的使用難以在全國(guó)范圍內(nèi)產(chǎn)生影響力，那么，是否可以單純考慮商標(biāo)在先使用的一定范圍的市場(chǎng)影響力等等，尤其是當(dāng)在后商標(biāo)注冊(cè)人使用商標(biāo)的市場(chǎng)于在先商標(biāo)使用的市場(chǎng)地域范圍基本重合的情況下。

該案中，原告譚女士配偶之前曾經(jīng)在被告尚丹尼中心處工作，因此，其對(duì)于尚丹尼中心在先商標(biāo)性使用“尚丹尼”應(yīng)當(dāng)是知曉的。但是，其在相同服務(wù)上搶先注冊(cè)了“尚丹尼”商標(biāo)，并且在自己不實(shí)際使用的前提下，反而通過(guò)訴訟主張?jiān)谙仁褂玫纳械つ嶂行耐Ｖ骨謾?quán)并賠償損失，能夠推出原告在搶注商標(biāo)時(shí)是具備主觀惡意的。在該前提下，尚丹尼中心雖然僅僅舉證證明了其在北京地區(qū)的品牌服務(wù)推廣和應(yīng)用情況，即僅具有區(qū)域性影響力，該影響力尚未覆蓋全國(guó)，但法院還是對(duì)相關(guān)未注冊(cè)商標(biāo)已經(jīng)具有一定影響力進(jìn)行了認(rèn)可，反映的就是上述精神。

總之，該案是實(shí)現(xiàn)商標(biāo)先用權(quán)抗辯的案件，對(duì)于推動(dòng)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)和使用回歸商標(biāo)的核心功能以及表明商標(biāo)搶注之司法態(tài)度上具有積極意義。相信該案的處理，一定會(huì)給那些“商標(biāo)投機(jī)者”一記重拳，并為后續(xù)同類案件的審理起到拋磚引玉的作用。

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